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药品名称与商标保护(一)

药品的通用名称不得作为商标注册

商标的基本功能在于区分商品或服务的来源。具有显著特征是对商标的本质要求。因此,从消费者认牌购物及保护其他同业经营者的角度出发,根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法(下称第二次修正的商标法)第十一条第一款第(一)项规定,仅有本商品的通用名称的标志不得作为商标注册,而药品亦受上述法律规定之约束。

“药品通用名称”的判定

首先,根据《商标审查及审理标准》的规定,通用名称是指国家标准、行业标准规定的或约定俗成的名称,即法定的通用名称和约定俗成的通用名称。

法定的药品通用名称体现在《中华人民共和国药品管理法》第三十二条及第五十条的规定中,即国务院药品监督管理部门颁布的《中华人民共和国药典》和药品标准为国家药品标准,其中规定列入国家药品标准的药品名称为药品通用名称,已经作为药品通用名称的,该名称不得作为药品商标使用。

约定俗成的药品通用名称是指某一药品的名称,已被同行业较为普遍的使用或被一定范围内相关公众所普遍认知。

实际工作中,遇到的情况要复杂的多,我们就这个话题从案例出发讨论不同情形下的判断标准。

系列一 化药通用名称(瑞德西韦为例)

新冠疫情期间,瑞德西韦作为一款未在我国上市的在研药物获得了公众极高的关注。从2020年2月3日至今,已经出现了许多与“瑞德西韦”相关的不同类型的商标申请。

将“瑞德西韦”和REMDESIVIR分别或组合作为商标进行申请。

“瑞德西韦”和 REMDESIVIR 都是经过世界卫生组织(WHO)药物非专利名称协会审定的国际非专利药品名称(INN),也就是药品通用名称。目前,新冠疫情爆发以来,已经出现了关于这个组合申请的商标。

申请号商标类别
43982344瑞德西韦REMDESIVIR5
44105588瑞德西韦REMDESIVIR19

从2020年2月3日至12日的仅仅10天之内,关于“REMDESIVIR”的商标申请已经有55件,几乎涵盖了全部类别的商品和服务,不仅包括5类医药和10类的医疗器械,也包括9类电子产品、3类化妆品等.

将与“瑞德西韦”近似的中文标识进行申请。

以下这些中文商标与“瑞德西韦”差别甚微,难以区分。

申请号商标类别
43982344瑞德西维5
44079899瑞德思维12
44020747瑞德韦5
44019920瑞德西5
44012880瑞德西伟35
44009512瑞德西弗5
44006580瑞德西威5
44004155瑞德思维3

上述商标,尤其是与 “瑞德西韦、REMDESIVIR”相同的商标,很有可能被直接驳回。一则是因为新冠疫情期间,这些商标容易导致不良的社会影响。二来,它们与INN名称相同、即属于与药品通用名称相同的商标而因为缺乏显著特征而被直接驳回。

但是对于其它时期的其它“新药”的中外文INN名称而言,也许审查员对它们并不知晓,尤其是INN外文名称经常是由十几个字母构成的无含义的组合,审查员不能轻易识别出其作为药品通用名称的本来面目。因此,药品研发企业应当对自己新药的INN名称进行系统的商标监视、及时采取异议等行动。

如何阻止他人将“新药”的国际非专利中外文药品名称和与这些名称近似的标识作为商标进行注册。

国际非专利药品名称(INN名称)是根据药品研发企业申请、由世卫组织根据世卫组织国际药典和药物制剂专家咨询团的意见审定的。新药在中国上市之前,已经获得了INN名称。这些名称面临着被他人作为商标进行申请注册的风险。

上述商标就属于将“新药”的INN名称和近似标识作为商标恶意申请的情形。

以下两个案例证明《商标法》第十一条第一款第(一)项是打击这些商标的有力条款。

案例1:关于第 5 类申请注册的 Solanezumab 商标的异议决定书中认定:Solanezumab(苏兰珠单抗)是一种延缓阿尔茨海默症进程的药品的通用名称,根据《商标法》第十一条第一款第(一)项的规定,不得作为商标注册。

虽然,2016年11月23日,礼来公司公布 Solanezumab的第三个临床试验没有达到预期结果。但是,这个名称作为该企业曾经投注巨资进行研发的药品的通用名称,如果在5类“人用药”等商品上被他人作为商标注册,必然会导致负面效应。

案例2:关于第23902984号“Omadacycline”商标无效宣告请求裁定书中,国知局认定“Omadacycline”中文名称为“奥玛环素”,是一个新型的、口服或静脉注射的一天一次的抗生素,是一种抗多重耐药菌感染的药物。在争议商标申请日之前,“Omadacycline”已成为一种抗生素药品的通用名称,争议商标与该名称完全相同,使用在“人用药”商品上,已构成《商标法》第十一条第一款第(一)项所指情形。争议商标指定使用在“营养补充剂、牙用研磨机、兽医用药”等其余商品上,难以起到区分商品来源的作用,已构成《商标法》第十一条第一款第(二)项所指情形。最终该商标被无效宣告。

(案例 2 是我公司成功无效案例)

如何阻止他人申请含有“新药”的国际药品非专利名称INN专用词干的商标。

属于同一个药品或者化学品家族中的各物质在药理学上具有相关性,同一家族成员的 INN 名称中都包含了相同的“词干”。执业医师、药剂师和其它与药品打交道的人都可以通过“词干”辨识出这些物质是具有类似药理作用的一组药物。

“瑞德西韦” REMDESIVIR 中的国际药品非专利名称INN词干分别是“-韦、-vir”,含有这个词干的药品是抗病毒药。例如抗病毒药“培拉米韦Peramivir”、“阿德福韦Adefovir”,其中的“米韦(-mivir)”和“福韦(-fovir)”就代表了这些药物“抗病毒”的功效。

世界卫生组织“有关 INN 的指导”规定:为避免混淆以致危害患者安全,商标不得源于INN,特别是不能包含其常见词干。但是,实践中还是出现了申请注册的商标标识包含了 INN 词干的情形。

在一些案件中,商标局已经支持了异议人关于 INN 词干不得作为商标一部分进行注册的理由。

案例1:在针对2013年申请的 Mefatinib商标的异议中,商标局裁定,异议人提供的证据可以证明,tinib 是国际非专利药品名称的专用词干,以“tinib”为词干的药物(即替尼类药物)多是抗肿瘤类药物。被异议商标包含 tinib ,且指定使用在5类“补药;医用及兽医用细菌学研究制剂”等商品上,易使消费者对商品的成分、功能、用途等特点产生误认。根据《商标法》第十条第一款第(七)项,被异议商标不予注册。

实际上,在实务申请中,5类申请中,包含“替尼”等明显药品含义的商标,通常会被驳回。

给企业的药品名称保护建议

  • 对医药企业而言,因为通用名称是不能作为商标注册的,即使注册了,也容易被无效掉,因此也不建议医药企业进行注册,如果考虑防御需求,可以就具体项目讨论;
  • 对医药企业而言,有宣传意义以及区别性的,是该药品的商品名,企业应该尽早对商品名申请商标,获得商标保护;
  • 医药企业在给药品起商品名称时,尽量避开“替尼”“单抗”等词汇;
  • 对医药领域中的通用名称进行监控,如果有相关的商标申请,可以提出异议和无效,以避免通用名称成为商标名称;
  • 不要抢注药品通用名称,就多年从业经验来看,大多抢注商标通用名称的都是非医药企业,或者是个人,以为这种抢注获得药品通用名称商标会带来巨额商标转让收益,其实是不会的,因为药品通用名称一来会被举证无效,二来医药企业不会谋求获得通用名称的商标权,这对本企业的药品不会带来宣传收益。





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