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美国专利申请策略建议

随着日益深入美国市场,越来越多的中国企业在对美跨国贸易中遭遇知识产权壁垒并蒙受巨大损失。有鉴于此,中国企业有必要了解和掌握中美在专利制度上存在的差异并加之灵活运用,以保护自己的权利。


针对中美专利申请制度的差异及其所带来的不利影响,对如何更好地申请和获得美国专利提出如下建议:


1、择优选取申请美国专利的方式


中国人申请美国专利有两条途径,一是依据巴黎公约要求优先权直接申请;一是先提交国际申请,18个月后再进入美国国家阶段(以下简称PCT途径)。比较而言,建议采用巴黎公约途径申请美国专利。


因为通过PCT途径进入美国时只能对权利要求进行修改,而依据巴黎公约申请美国专利时,说明书和权利要求均可被修改,这样就能删除一些不必要的实施例(美国对数据要求低),或加入一些没做实验的实施例(美国允许用现在时把未做实验写成实施例)。另外,按PCT途径进入美国也有两种方式,一是依据35USC371条以常规方式进入,一是依据35USC111(a)款以部分继续申请方式进入美国。后者在进入美国之前,可以在原国际申请文本中加入新的发明内容,再提出部分继续申请,同时放弃原国际申请,好处在于即可以保留在先申请中已公布内容的优先权,又在申请中添加了新的内容。


因此,若企业采用PCT途径来延后提出美国申请,则建议依据35USC111(a) 款进入。需要一提的是,依据《专利合作条约》,中国人可以用中文递交PCT申请,但建议用英语撰写申请文件,原因在于:①PCT申请最终是要进入各个外国国家的,若以中文提交,则有时翻译时很难传达出原中文文本的恰当含义,而给将来国家审查、维权带来很大麻烦。尤其是进入其他非英语国家时,若根据原始中文文本的英译本再次翻译,质量更难以保证,②英文递交的PCT申请将用英文进行公布,从而使该申请作为35USC102(e)款抵触申请的日期提早一年半。


2、巧妙披露最佳实施模式

美国专利法只要求申请人必须披露最佳模式,并不要求对其做详细描述,也不需在说明书中指出所披露的实施例中哪一个最佳,因此可以提供大量实施例来淹没最佳实施例的方式进行披露。


3、善用部分继续申请低成本地不断扩大保护范围

新的技术发明可以有多种应用,但一般是随着时间的推移,它所应用的商业产品的范围才扩大和完善,直至高价值的最终产品。在中国,随着研发的进展,专利保护只能是提出一系列新申请,要按多份专利来保护,成本相当高。但在美国,可以随着技术开发的进步,采用部分继续申请的方式不断与时俱进地补充权利要求的撰写,使其尽量包括发明技术可以应用到的各种终端产品,且授权后只支付一份专利的维持费用。


4、主张更早的发明日来克服基于现有技术的驳回


若审查员采用的现有技术的公开日晚于本申请的发明完成日或构思形成日,则可以通过主张更早的发明日来克服驳回。具体做法是主张本申请相对于现有技术属于在先完成,并已实际付诸实施,从而将本申请的发明日从申请日追溯到付诸实践日;或主张本申请相对于现有技术形成发明构思在先,并且从现有技术的相关日之前的某个时间直至本发明付诸实践的这一段时间内有合理的勤勉,则可以将本申请的发明日从申请日追溯到构思形成日。


5、针对申请案的具体情况选择驳回后的救济程序


如前所述,美国专利申请被驳回后可选择提出继续审查请求、继续申请(完全或部分)或上诉等多种程序来应对,但究竟选择哪一种程序比较符合自身的利益?一般而言:①如果说明书中还有就同一主题的可专利性内容,并通过修改目前的权利要求可以授权时,则选择继续审查更合适(费用低于继续申请)。②当申请人不能从说明书中找到相关内容来进一步限定被驳回的权利要求以克服驳回,但发现说明书中还有其他发明可获得授权时选择提出继续申请。进一步来说,在可以确保不增加新内容的情况下就能重新撰写权利要求的,适宜提出完全继续申请;如果加入了新的内容,则需提交部分继续申请。③如果申请人不愿意修改目前的权利要求,且认为驳回理由对后续案件影响很大,而审查员的意见确实不恰当,则选择上诉比较有意义。


6、充分利用美国《专利法》给予的一年宽限期


依据巴黎公约,企业一般会在提出中国专利申请后的一年内提出国外申请,最晚不能超过一年半公开日。然而美国《专利法》仍给予申请人公开后一年的宽限期,也就是说,在提出中国专利申请后的两年半内(未要求提前公开),如果发现该发明在美国存在商机,则仍然可以在美国提出专利申请。或是某项不慎被公开的技术很有价值,虽然在中国已不能申请专利,但仍然可以在美国申请专利。


作者:查芷琦 中国石油化工股份有限公司科技开发部 知识产权处副处长、专利代理人




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